Sử dụng nhãn hiệu không đúng cách – Rủi ro và giải pháp

Không ít chủ thể quyền nghĩ rằng nhãn hiệu được đăng ký và cấp văn bằng bảo hộ là điều quan trọng nhất trong chiến lược xây dựng, phát triển và thương mại hoá tài sản trí tuệ. Cách nghĩ này thúc đẩy quan điểm rằng việc sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký, hay thực hiện một số thay đổi hoặc biến đổi mẫu nhãn hiệu đã đăng ký để sử dụng trên thực tế sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại hay rủi ro pháp lý nào. Nói cách khác, khi nhãn hiệu đã được bảo hộ, nhiều chủ nhãn hiệu cho rằng, họ có thể tự do sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký theo bất kỳ cách nào mà họ muốn. Sự thật không phải như vậy! Sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đăng ký có rủi ro gì hay không? Đó là những rủi ro gì? Có buộc phải sử dụng nhãn hiệu đúng như mẫu nhãn hiệu đã đăng ký? Giải pháp nào để tránh các rủi ro khi sử dụng nhãn hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký?

Các vụ tranh chấp nhãn hiệu điển hình do sử dụng nhãn hiệu không đúng cách

ASANO kiện ASANZO

Vụ kiện xâm phạm nhãn hiệu giữa nguyên đơn - Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Đông Phương và bị đơn - Công ty Cổ phần Điện tử Asanzo Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ công chúng, giới truyền thông và đặc biệt, các chuyên gia sở hữu trí tuệ (SHTT). Vụ việc khởi phát khi nguyên đơn phát hiện bị đơn sử dụng một dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu đã đăng ký của thương hiệu này để quảng cáo, chào bán rầm rộ trên truyền hình và các phương tiện dịch vụ khác.

Ảnh minh họa

Do đó, phía nguyên đơn khởi kiện bị đơn vì cho rằng dấu hiệu “ASANZO” mà bị đơn sử dụng xâm phạm nhãn hiệu “ASANO,”. Bác bỏ cáo buộc của nguyên đơn, bị đơn cho rằng hành vi sử dụng nhãn hiệu “ASANZO” là hợp pháp với viện dẫn rằng Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam (“Cục SHTT”) đã cấp đăng ký cho nhãn hiệu “ASANZO” (phông chữ tiêu chuẩn, kiểu chữ đen trắng); do đó, việc biến đổi chữ “ASANZO” để gắn lên các sản phẩm đã được bảo hộ nhãn hiệu không xâm phạm quyền SHTT của người khác vì về bản chất, dù có biến đối, người tiêu dùng vẫn nhận ra đó là nhãn hiệu “ASANZO”, một nhãn hiệu đã được nhà nước bảo hộ cho bị đơn.

Vụ kiện được xét xử theo thủ tục sơ thẩm tại Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Toà nhận định, mặc dù nhãn hiệu “ASANZO” đã được bảo hộ cho bị đơn, nhưng việc sử dụng dấu hiệu “ASANZO” (với kiểu chữ cách điệu) của bị đơn vẫn cấu thành hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu đang được bảo hộ của nguyên đơn. Theo đó, toà buộc bị đơn phải chấm dứt hành vi xâm phạm, xin lỗi và cải chính công khai, bồi thường thiệt hại 100.000.000 đồng. Không đồng ý với phán quyết của toà án cấp sơ thẩm, cả nguyên đơn và bị đơn đều kháng cáo. Toà án cấp cao thành phố Hồ Chí Minh bác toàn bộ kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

ENAT 400 với E-NAT Plus

Trong một vụ việc tương tự được xử lý bằng biện pháp hành chính, Mega Lifescience, một công ty dược phẩm của Thái Lan, là chủ sở hữu nhãn hiệu “ENAT 400”, đã yêu cầu Bộ Khoa học Công nghệ (“Bộ KHCN”) xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT đối với Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Thành do công ty này sử dụng dấu hiệu “E-NAT Plus” (với kiểu chữ cách điệu, viết tách từ “E-NAT” và “Plus”). Đáng chú ý, Công ty TNHH Dược phẩm Hiệp Thuận Thành đã được Cục SHTT cấp Văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “E-NATPLUS” (với kiểu chữ thông thường)

Trên cơ sở xem xét vụ việc, Bộ KHCN kết luận rằng: mặc dù nhãn hiệu “E-NATPLUS” (phông chữ tiêu chuẩn, kiểu chữ đen trắng) đã được bảo hộ cho Công ty Hiệp Thuận Thành, việc sử dụng dấu hiệu “E-NAT Plus” (chữ Plus tách khỏi chữ E-NAT và cách điệu các chữ này) cho các sản phẩm dược phẩm thuộc nhóm 05 bởi công ty này vẫn cấu thành hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu “ENAT 400” của Mega Lifescience. Theo đó, Công an kinh tế Hà Nội, lực lượng phối hợp với thanh tra Bộ Khoa học công nghệ, đã bắt giữ hơn 700 hộp sản phẩm “E-NAT Plus” khi kiểm tra tại một hiệu thuốc tại Hapulico – nơi được coi là chợ thuốc của Hà Nội.

HAICNEAL với DIACNEAL

Dihon Pharmaceutical là người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu “HAICNEAL” cho các sản phẩm dược thuộc nhóm 05 vào năm 2003. Nhãn hiệu này sau đó bị Cục SHTT từ chối bảo hộ vì cho rằng tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu đối chứng “DIACNEAL” cho các sản phẩm “dược phẩm” thuộc nhóm 05 được bảo hộ Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 462008.

Để vượt qua nhãn hiệu đối chứng, Dihon Pharmaceutical đã nộp đơn yêu cầu Cục SHTT chấm dứt hiệu lực Đăng ký quốc tế (ĐKQT) số 462008, bảo hộ nhãn hiệu “DIACNEAL” cho các sản phẩm dược thuộc nhóm 05 với lý do nhãn hiệu này không được sử dụng cho các sản phẩm dược thuộc nhóm 05. Nhằm đáp trả lại yêu cầu của Dihon Pharmaceutical, chủ nhãn hiệu là PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, đã cung cấp các tài liệu để chứng minh quá trình đăng ký lưu hành sản phẩm tại Bộ Y tế và mẫu sản phẩm kem trị mụn đã bán tại thị trường Việt Nam. Chủ nhãn hiệu lập luận rằng các tài liệu nộp tại Bộ Y tế và mẫu sản phẩm kem trị mụn đã chứng minh nhãn hiệu “DIACNEAL” được sử dụng cho sản phẩm dược mỹ phẩm.

Trải qua hơn 5 năm xem xét vụ việc, năm 2010, Cục SHTT đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực đối với nhãn hiệu “DIACNEAL” theo ĐKQT số 462008 cho các sản phẩm thuộc nhóm 05. Theo đó, phía Cục SHTT khẳng định: các tài liệu, chứng cứ do PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE cung cấp cho thấy sản phẩm gắn nhãn hiệu “DIACNEAL” được dùng cho sản phẩm “kem trị mụn” là không phù hợp để chứng minh nhãn hiệu “DIACNEAL” đã được sử dụng cho “dược phẩm” thuộc nhóm 05, vì sản phẩm “kem trị mụn” được coi là một dòng mỹ phẩm. Do đó, nó khác với sản phẩm dược phẩm mà nhãn hiệu này đang được bảo hộ.

Nhãn hiệu “TWITTER BEAN COFFEE” on Your Hands, hình”

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ của chủ nhãn hiệu gồm phần chữ và phần hình (TWITTER BEAN COFFEE On Your Hands và hình đầu chú chim cách điệu). Bên thứ ba nộp đơn yêu cầu Cục SHTT chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký của chủ nhãn hiệu vì cho rằng: nhãn hiệu đã đăng ký không được sử dụng tại Việt Nam trong thời hạn 5 năm liên tục. Bác bỏ yêu cầu của bên thứ ba, chủ nhãn hiệu cung cấp các bằng chứng cho Cục SHTT nhằm chứng minh rằng nhãn hiệu vẫn đã và đang được sử dụng. Tuy nhiên, sau khi xem xét, Cục SHTT đã ra quyết định chấm dứt hiệu lực nhãn hiệu đã đăng ký của chủ nhãn hiệu trên cơ sở rằng các bằng chứng chỉ chứng minh chủ nhãn hiệu sử dụng một phần của nhãn hiệu là dòng chữ “TWITTER BEAN COFFEE”, các bằng chứng do chủ nhãn hiệu đã một cách thoả đáng rằng chủ nhãn hiệu đã sử dụng nhãn hiệu như đã đăng ký.

Rủi ro do sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký không đúng cách

Nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu của người khác do sử dụng không đúng mẫu nhãn hiệu đã đăng ký

Sử dụng nhãn hiệu là việc gắn nhãn hiệu lên hàng hóa hay các phương tiện dịch vụ nhằm giúp người tiêu dùng phân biệt được hàng hóa cùng loại được sản xuất/kinh doanh bởi các chủ thế khác nhau. Như vậy, về bản chất, nhãn hiệu phải thực hiện chức năng phân biệt/chỉ ra nguồn gốc thương mại của hàng hoá/dịch vụ gắn nhãn hiệu.

Sau khi được cấp đăng ký, chủ sở hữu có quyền “gắn” nhãn hiệu lên các hàng hoá/dịch vụ đã đăng ký theo nhãn hiệu đó để tiến hành các hoạt động thương mại hợp pháp tại Việt Nam.

Trong các vụ việc nêu trên, bị đơn/bên bị cáo buộc đều đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của họ tại Việt Nam. Như vậy, về mặt pháp luật, các chủ thể này có quyền sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký để thương mại hóa các sản phẩm mang nhãn hiệu được bảo hộ của họ tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc sử dụng nhãn hiệu phải thuộc hay nằm trong phạm vi mà nhãn hiệu được bảo hộ. Phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nhãn hiệu phụ thuộc vào (i) mẫu nhãn hiệu và (ii) danh mục hàng hoá/dịch vụ được xác định tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Điều này có nghĩa rằng, việc sử dụng nhãn hiệu không được vượt quá phạm vi bảo hộ mà pháp luật dành cho nó; và dù cho nhãn hiệu đã được đăng ký, việc sử dụng nhãn hiệu trên thực tế khác với nhãn hiệu đã đăng ký đó có thể khiến cho nhãn hiệu (dù đã được đăng ký) vượt khỏi phạm vi được pháp luật bảo hộ.

Sẽ là sai lầm nếu nghĩ rằng, miễn là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, bạn có thể tự do sử dụng nó theo bất cứ cách nào bạn muốn. Luật pháp Việt Nam không có quy định cụ thể rằng: chủ sở hữu phải sử dụng nhãn hiệu như nó vốn đã được đăng ký. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng nhãn hiệu vượt quá phạm vi bảo hộ, khiến cho người tiêu dùng liên quan có nguy cơ gây nhầm lẫn, bạn có thể phải đối mặt với nhiều rủi ro tiềm ẩn. Cần nhớ rằng, ngoài các chế tài hành chính (Cơ quan thực thi như QLTT, Công an kinh tế, Thanh tra KHCN… bắt giữ, tiêu huỷ hàng hoá, phạt tiền lên tới 500.000.00 triệu đồng), chủ thể quyền còn có thể yêu cầu bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần, xin lỗi, cải chính công khai thông qua cơ chế dân sự. Chắc chắn rằng, không ai muốn đánh cược uy tín của thương hiệu hay làm mất đi sự trung thành của khách hàng đối với một thương hiệu chỉ vì sử dụng nhãn hiệu không đúng cách.

Nguy cơ mất quyền nhãn hiệu do sử dụng không đúng với sản phẩm mang nhãn hiệu đã đăng ký

Chủ nhãn hiệu có nghĩa vụ sử dụng nhãn hiệu cho các hàng hoá/dịch vụ đã đăng ký. Sử dụng nhãn hiệu cho các hàng hóa liên quan/tương tự với các sản phẩm đã đăng ký dưới nhãn hiệu không được coi là bằng chứng phù hợp và hợp pháp để chứng minh rằng nhãn hiệu đã được sử dụng cho các sản phẩm đã đăng ký mang nhãn hiệu (xem vụ việc HAICNEAL vs. DIACNEAL).

Nguy cơ mất quyền nhãn hiệu do sử dụng không đúng mẫu nhãn hiệu đã đăng ký

Sử dụng nhãn hiệu không đúng cách có thể khiến bạn rơi vào nguy cơ mất quyền đối với nhãn hiệu. Bên thứ ba có thể yêu cầu Cục SHTT chấm dứt hiệu lực một nhãn hiệu đã đăng ký nếu nhãn hiệu đó không được chủ nhãn hiệu hoặc người được chủ nhãn hiệu cho phép sử dụng trong thời hạn 5 năm liên tục kể từ ngày đăng ký. Sử dụng một nhãn hiệu khác biệt với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký có thể đồng nghĩa với việc bạn đã không sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký. Do đó, trong trạng thái này, các bằng chứng sử dụng nhãn hiệu (khác biệt với nhãn hiệu đã đăng ký) có thể bị Cục SHTT tuệ bác bỏ, khiến cho nhãn hiệu đã đăng ký của bạn có nguy cơ cao bị chấm dứt hiệu lực vì lý do không sử dụng.

Sử dụng nhãn hiệu đúng cách là như thế nào?

Luật pháp và thực tiễn pháp lý tại không có định nghĩa rõ ràng về “sử dụng nhãn hiệu đúng cách”. Tuy nhiên, với tư cách là thành viên của Công ước Paris, để sử dụng nhãn hiệu đúng cách, có thể tham chiếu Điều 5.C.2 của Công ước Paris, quy định về việc sử dụng nhãn hiệu như sau: “Việc chủ nhãn hiệu hàng hóa sử dụng nhãn hiệu theo mẫu khác biệt về chi tiết, nhưng không làm thay đổi tính phân biệt của nhãn hiệu theo mẫu đã được đăng ký tại một nước thành viên bất kỳ của Liên minh sẽ không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu”. Như vậy, về nguyên tắc, chủ nhãn hiệu có thể sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký, miễn là nó “giữ nguyên tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký”, thì sẽ “không dẫn tới việc đình chỉ đăng ký và không thể hạn chế sự bảo hộ đã dành cho nhãn hiệu”. Mục đích của điều luật này là cho phép chủ sở hữu nhãn hiệu tạo ra các thay đổi trong nhãn hiệu mà không làm thay đổi đặc điểm phân biệt của nó, giúp nhãn hiệu có thể thích nghi tốt hơn với các yêu cầu tiếp thị và quảng bá của hàng hóa hoặc dịch vụ liên quan. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh rằng, sự thay đổi phải nằm ở các yếu tố không có khả năng phân biệt đáng kể và (các) dấu hiệu được sử dụng trong thực tế và nhãn hiệu đã đăng ký phải cơ bản giống nhau.

Có phải sử dụng nhãn hiệu đúng như mẫu nhãn hiệu đã đăng ký?

Câu hỏi này xuất phát từ thực tế sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam, do trong quá trình sử dụng nhãn hiệu trong thương mại, chủ nhãn hiệu có khuynh hướng như sau. Thứ nhất, thay đổi thiết kế/màu sắc hoặc cách điệu nhãn hiệu đã đăng ký. Thứ hai, bỏ bớt/loại bỏ một thành phần trong nhãn hiệu đã đăng ký. Và thứ ba, thêm vào nhãn hiệu đã đăng ký một số thành phần mới.

Thực tế cho thấy, chủ nhãn hiệu có thể thực hiện một số thay đổi về kiểu chữ, cách điệu, thiết kế, màu sắc đối với nhãn hiệu đã đăng ký mà không ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu lực hay phạm vi bảo hộ của nhãn hiệu nếu các thay đổi đó không làm biến đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký. Chủ nhãn hiệu cũng có thể bỏ bớt một thành phần ra khỏi nhãn hiệu đã đăng ký hay thêm vào một thành phần khác với điều kiện rằng thành phần bị bỏ bớt hoặc thêm vào không làm thay đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký. Và do vậy, việc sử dụng nhãn hiệu (với các thành phần bị bỏ bớt hoặc thêm vào) trên thực tế có thể được coi như sử dụng nhãn hiệu đã đăng ký.

Một số giải pháp phòng ngừa rủi ro khi sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký

Pháp luật Việt Nam không có quy định rằng việc sử dụng một dấu hiệu tương tự/gần giống với nhãn hiệu đã đăng ký bởi chính chủ sở hữu thì sẽ không xâm phạm quyền nhãn hiệu của tổ chức/cá nhân khác. Do đó, việc sử dụng một dấu hiệu tương tự/gần giống với nhãn hiệu đã đăng ký bởi chính chủ sở hữu không thể đảm bảo rằng chủ nhãn hiệu được miễn trừ khỏi các cáo buộc xâm phạm quyền nhãn hiệu từ các tổ chức/cá nhân khác. Các vụ việc ASANZO kiện ASANO và ENAT 400 với E-NAT Plus là những minh chứng điển hình về nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu của người khác khi chủ sở hữu sử dụng nhãn hiệu khác biệt với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký. Như vậy, có thể hiểu rằng, mặc dù nhãn hiệu đã được đăng ký, thế nhưng việc sử dụng nhãn hiệu ở một phiên bản khác sẽ có thể đẩy chủ nhãn hiệu vào nguy cơ xâm phạm nhãn hiệu của tổ chức/cá nhân khác. Một dấu hiệu khác với nhãn hiệu đã đăng ký sẽ được xem xét như một dấu hiệu độc lập, không liên quan đến nhãn hiệu đã đăng ký. Để xác định có hành vi xâm phạm đối với nhãn hiệu của người khác có xảy ra hay không, cơ quan thực thi của Việt Nam chỉ cần xác định 3 điều kiện sau đây thỏa mãn: (i) Dấu hiệu tương tự/trùng lặp với nhãn hiệu được bảo hộ; (ii) Hàng hóa/dịch vụ mang dấu hiệu tương tự/trùng lặp với hàng hóa/dịch vụ mang nhãn hiệu được bảo hộ và (iii) Hành vi sử dụng dấu hiệu là không được phép và có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ.

Theo quy định tại Công ước Paris mà Việt Nam là thành viên, chủ nhãn hiệu vẫn có thể sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký trong một số điều kiện nhất định. Để tránh rủi ro khi thực hiện một số thay đổi cho mẫu nhãn hiệu đã đăng ký, chúng tôi khuyến nghị nên thực hiện một số bước đánh giá như sau:

BƯỚC 1: Đánh giá nhãn hiệu đã đăng ký: Cần đánh giá nhãn hiệu đã đăng ký đăng ký bằng xem xét yếu tố nào là yếu tố có khả năng phân biệt và gây ấn tượng mạnh/chi phối về thị giác.

BƯỚC 2: Đánh giá mức độ khác biệt của nhãn hiệu sử dụng trong thực tế so với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký, và đánh giá mức đọ ảnh hưởng của các thay đổi áp dụng cho mẫu nhãn hiệu đã đăng ký: Cần đánh giá xem liệu những yếu tố góp phần tạo nên đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký có hiện diện và / hoặc sửa đổi trong nhãn hiệu được sử dụng trên thực tế hay không, bằng cách so sánh trực tiếp hai dấu hiệu, nhằm xác định mức độ khác biệt giữa chúng (khác biệt lớn, đáng kể hay nhỏ/không đáng kể).

Nhìn chung, các đánh giá nêu trên có thể giúp nhận biết nguy cơ/rủi ro cao hay thấp khi bạn muốn thực hiện một số thay đổi đối với nhãn hiệu đã đăng ký của mình. Chúng tôi đưa ra các khuyến nghị/chiến lược để giảm thiểu nguy cơ/rủi ro khi bạn có ý định sử dụng nhãn hiệu khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký như sau:

• Nên sử dụng nhãn hiệu đúng như đã đăng ký;
• Phải đảm bảo không làm biến đổi đặc tính phân biệt của nhãn hiệu đã đăng ký. Tốt nhất chỉ nên thay đổi ở các yếu tố không có khả năng phân biệt đáng kể hay thành phần có tính phân biệt yếu;
• Nên nộp đơn đăng ký các phiên bản khác của nhãn hiệu đã đăng ký tại Cục SHTT nếu chúng được đánh giá là khác biệt đáng kể so với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký;
• Xem xét đăng ký dưới dạng quyền tác giả tại Cục bản quyền tác giả nếu đáp ứng điều kiện bảo hộ;
• Nên tra cứu khả năng bảo hộ của các phiên bản khác với mẫu nhãn hiệu đã đăng ký trước khi sử dụng để tìm ra các nhãn hiệu tương tự (nếu có);
• Nên giám định khả năng xâm phạm tại Viện Khoa học Sở hữu Trí tuệ trước khi sử dụng.

Doanh nghiệp đã đăng ký nhãn hiệu không đồng nghĩa với việc hành vi sử dụng nhãn hiệu của họ trong thương mại không có rủi ro hay họ sẽ được miễn trừ khỏi các khiếu nại, cáo buộc xâm phạm quyền SHTT từ các tổ chức, cá nhân khác. Các vụ việc nêu trên và các quy định hiện hành của pháp luật SHTT của Việt Nam không thể giúp xác định hay tìm ra một câu trả lời chắc chắn về việc khi nào hoặc trong chừng mực nào thì việc thay đổi mẫu nhãn hiệu đã đăng ký sẽ có thể gây ra những rủi ro pháp lý. Rõ ràng, cần phải xem xét một cách cẩn trọng các dữ kiện của từng vụ việc mới có thể đưa ra đánh giá đúng đắn về các nguy cơ, rủi ro tiềm ẩn khi bạn dự định thực hiện một số thay đổi đối với nhãn hiệu đã đăng ký. Cách tiếp cận an toàn và hiệu quả nhất là tìm kiếm lời khuyên hoặc tham vấn các luật sư SHTT có kinh nghiệm thực tế và hiểu biết sâu rộng về luật SHTT, những người có thể cung cấp các giải pháp, chiến lược phù hợp nhằm khai thác tài sản trí tuệ đúng pháp luật và tối ưu về chi phí.